[특허]조리용기용 뚜껑 사건, 고의적인 침해행위의 의미

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[특허]조리용기용 뚜껑 사건(특허법원 2023나11276)
특허법원 [대전]	2024.12.30	652
2023나11276.pdf
【판시사항】 1. 특허법 부칙 제3조의 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’는 것의 의미 및 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용되는지 여부(적극) 2. 구 특허법 제128조 제8항의 고의적인 침해행위의 의미 3. 침해자의 고의적인 침해행위를 인정하고, ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하여 증액배상 규정이 적용되는 침해 기간 동안 인정된 손해액의 2배를 배상액으로 정한 사례   【판결요지】 제1심판결 변경(약 8억 5천만 원 손해배상 인정) 당심은 1심과 마찬가지로 고의적인 특허침해를 인정하여 증액배상 규정을 적용하였고, 증액배상 적용기간 동안의 침해와 관련하여 2배로 증액된 손해액을 인정하였다. 다만, 특허발명이 침해자의 이익에 기여한 정도를 20%로 평가하여 전체적인 손해액은 제1심보다 다소 감액되었다. 이 판결의 주요 쟁점에 관한 법리 설시 부분은 아래와 같다. 1. 특허법 부칙 제3조의 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’는 것의 의미 부칙 제3조는 ‘제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하고 있다. 위 부칙 규정은 그 문언만으로 볼 때에는 ① 구 특허법 제128조 제8, 9항의 시행일인 2019. 7. 9. 이후에 최초 침해행위가 있었던 경우에만 위 증액배상 규정이 적용되는 것으로, 즉 2019. 7. 9. 이전에 침해행위가 있었던 경우라면 위 시행일 이후에 침해행위가 계속되는 경우에도 증액배상 규정이 적용되지 않는 것으로 해석할 여지도 있고, ② 이와 달리 증액배상 규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 침해행위가 있었던 경우에 시행 이전의 침해행위에 대하여는 증액배상 규정이 적용되지 않고 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 증액배상 규정이 적용된다는 의미로 해석할 여지도 있다. 그런데 위 부칙 규정을 앞서 본 해석론 ①과 같이 시행 전에 침해행위가 있었던 경우에는 시행 후의 침해행위에 관하여도 증액배상 규정을 적용할 수 없는 것으로 보는 견해는, 처벌규정 신설시 포괄일죄의 처벌범위에 관한 법리에 부합하지 않는다. 또한 증액배상 규정의 시행 전후에 걸쳐 침해행위를 계속하여 온 자의 위법성은 증액배상 규정이 시행된 이후 최초로 침해행위를 시작한 자의 위법성보다 더 크다고 보아야 할 것인데, 증액배상 규정 시행 이후 최초로 침해행위를 시작한 자에 대하여는 증액배상 규정을 적용하고, 시행 전부터 침해행위를 계속하여 온 자에 대하여는 위 규정의 적용을 면제한다는 것은 위법성이 큰 고의적인 침해행위에 관하여 징벌적 손해배상을 부과하여 침해행위를 억제하고 피해자 구제를 강화한다는 증액배상 규정의 입법 취지 및 법익균형에 맞지 않는 해석론이다. 구 특허법 제128조 제8, 9항의 입법취지 및 부칙 규정의 취지, 부칙 규정의 문언 내용 등을 종합하여 보았을 때, 위 부칙 규정은 위 해석론 ①과 같이 증액배상 규정이 적용되기 위한 침해행위의 성격(최초 침해행위일 것)을 한정하는 규정이 아니라 위 해석론 ②와 같이 증액배상 규정이 적용되는 침해행위의 범위(시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 규정으로 해석함이 타당하다. 2. 고의적인 침해행위의 의미 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(구 특허법 제128조 제8항). 여기서 ‘특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우’라고 함은 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 경우를 말하고, 여기에는 확정적 고의는 물론 미필적 고의도 포함된다. 그리고 이와 같은 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이다(대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결 등 참조). 3. 구 특허법 제128조 제9호의 고려요소의 평가와 관련하여 특허법 제128조 제9호는 증액배상의 정도를 정함에 있어 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도 등을 종합적으로 고려하도록 하고 있는데, 위 제128조 제9항의 고려요소들은 침해 전후의 모든 사정을 종합적으로 고려할 수 있는 것이고, 반드시 위 기간 동안에 일어난 사실만을 근거로 해야 하는 것이 아니다(예를 들어 구 특허법 제128조 제9항의 고려요소 중 ‘침해행위에 따른 벌금’이나 ‘침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도’는 침해 이후의 사정에 관한 것임이 명백하고, ‘침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부’ 등의 판단에 있어서는 침해가 발생하기 이전의 양 당사자의 관계도 중요한 고려요소가 될 수 있다).